EU-domstolens besked om ogiltigförklaring av varumärkesregistreringar med generella varuförteckningar

Den 29 januari 2020 meddelade EU-domstolen dom i mål C-371/18 (Sky mot SkyKick). Målet avsåg en begäran om förhandsbesked i en varumärkestvist i Storbritannien som inleddes med att TV-konglomeratet Sky väckte talan om varumärkesintrång mot SkyKick, ett mjukvaruutvecklande bolag som framställer molnbaserade tjänster m.m. Sky väckte talan mot SkyKick och påstod att SkyKick gjorde intrång i vissa av Skys varumärkesregistringar som bland annat var registrerade i klass 9 för ”datorprogramvara”. SkyKick väckte då i sin tur talan mot Sky och gjorde gällande att vissa av Skys varumärkesregistreringar skulle ogiltigförklaras bland annat eftersom varuförteckningarna inte var tillräcklig klara och precisa.

Den brittiska domstolen begärde förhandsbesked från EU-domstolen för att få klarhet i vissa frågor om ogiltigförklaring av registrerade varumärken på grund av absoluta registreringshinder, nämligen bland annat om en varumärkesregistrering kan ogiltigförklaras på grund av:
i) varuförteckningens bristande klarhet och precision, eller
ii) att innehavaren var vid ond tro vid ansökningstillfället genom att innehavaren hade ansökt om varumärkesskydd för varor/tjänster som denne inte hade någon avsikt att använda varumärket för.

Varuförteckningar med bristande klarhet och precision
Vad gällde ogiltigförklaring på grund av bristande klarhet och precision så kom EU-domstolen fram till att det inte fanns stöd i varumärkesdirektivet (89/104/EG) och gemenskapsvarumärkesförordningen (40/94/EG) för att ogiltigförklara varumärket på den grunden. EU-domstolen gjorde här en annan bedömning än generaladvokaten, som i sitt förslag till avgörande ansåg att en bristande klarhet och precision i varuförteckningen kan bidra till att ett varumärke anses strida mot allmän ordning. Att ett varumärke strider mot allmän ordning utgör ett absolut registreringshinder, vilket innebär att generaladvokaten öppnade upp för att den grunden skulle kunna användas för att ogiltigförklara ett registrerat varumärke med en generell varuförteckning. Det kan tänkas att många varumärkesinnehavare med breda varuförteckningar oroade sig över vilka effekter det skulle kunna få för dem om EU-domstolen hade delat generaladvokatens bedömning – skulle det bli enklare att ogiltigförklara gällande varumärkesregistreringar?

Ond tro
Vad gällde ogiltigförklaring på grund av att innehavaren skulle vara i ond tro vid ansökningstillfället konstaterade EU-domstolen att sökanden av en varumärkesregistrering inte kan antas varit i ond tro vid ansökningstillfället enbart på grund av att det inte förekom någon ekonomisk verksamhet som motsvarade varuförteckningen som ansökan avsåg. Istället krävs för ond tro att sökanden vid ansökningstillfället, förutom bristande avsikt att använda varumärket enligt varuförteckningen, antingen hade för avsikt att:
i) skada tredje mans intressen på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, eller
ii) utan att ens avse en särskild tredje man, erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av varumärkets funktioner (dvs. ursprungsangivelse, kvalitet, investeringar, garantier, reklam och kommunikation). När avsaknaden av en avsikt att använda varumärket i enlighet med ett varumärkes grundläggande funktioner endast avser vissa varor eller tjänster som omfattas av varumärkesansökan, utgör denna ansökan endast en handling i ond tro i den mån den avser dessa varor eller tjänster.

Exempelvis kan någon anses vara i ond tro om den registrerar ett varumärke för vissa varor/tjänster enbart i syfte att stänga andra ute.

För de som vill ogiltigförklara varumärkesregistreringar på grund av ond tro tror vi att dessa förutsättningar innebär en utmaning.

Slutkommentar
Vi misstänker att många innehavare av registrerade varumärken med generella varuförteckningar drog en suck av lättnad när domen kom. Detta eftersom den riskerade att göra det enklare att ogiltigförklara registrerade varumärken med generella varuförteckningar.

Av samma skäl tror vi att de som exempelvis vill ogiltigförklara så kallade ”fulregistreringar” inte är helt nöjda över domen. Särskilt inte med hänsyn till att domen kan tolkas som att det är svårt att bevisa ond tro.